Rechtscheppend (voorbereidend) gebruik handelsnaam PayPorter voor Uniemerkaanvraag is gedaan
24-05-2024 Print this page
Morpara maakt met handelsnaam ‘PayPorter’ geen inbreuk op merk Hizlipara: handelsnaam en Uniemerk stemmen overeen. Morpara had ten tijde van aanvraag Uniemerk ouder recht van slechts plaatselijke betekenis (art. 138 lid 3 UMVo). Geen nietigheid Uniemerk Hizlipara, nietigheidsvorderingen in reconventie afgewezen: Morpara beschikt niet over ouder recht van méér dan plaatselijke betekenis. Geen sprake van merkdepot ter kwader trouw door Hizlipara. Schadevergoeding Morpara toegewezen: ten aanzien van kosten gemaakt i.v.m. onrechtmatige executie kortgedingvonnis (IEPT20220210).
HANDELSNAAMRECHT - MERKENRECHT
Partijen hebben van 2017 tot 2020 samengewerkt. Hizlipara is houder van een Uniebeeldmerk met woordelement ‘PayPorter’. Na het einde van de samenwerking wil Hizlipara het gebruik van (tekens gelijk aan) haar Uniemerk PayPorter door Morpara verbieden. Morpara verweert zich met een beroep op een ouder recht van plaatselijke betekenis. In reconventie vordert Morpara een verbod voor Hizlipara om het Uniemerk in Nederland te gebruiken, de vernietiging van het Uniemerk en schadevergoeding.
De voorzieningenrechter IEPT20220210 had Hizlipara in het gelijk gesteld. In deze bodemprocedure heeft Morpara haar verweer uitgebreid ex 138 lid 3 UMVo. Sinds haar oprichting maakt ze gebruik van payporter.nl/.com, waarvan een schermafbeelding is ingebracht uit juni 2017. Daarop staat een website en de mededeling dat bankvergunning nog niet was verleend, er was een contactformulier. Tevens is correspondentie met De Nederlandsche Bank ingebracht met de aanvraag voor de vergunning. Er werden dus voorbereidende handelingen verricht voor de diensten onder de naam en met het logo PayPorter. Ook huis-aan-huis verspreidde folders die verspreid zijn in de kantooromgeving in Rotterdam doen ertoe.
De rechtbank oordeelt dat Morpara hiermee voldoende heeft onderbouwd dat zij de naam PayPorter met het PayPorter logo in Nederland heeft gebruikt vóórdat Hizlipara haar Uniemerk in 2019 deponeerde.
Dit alles in samenhang bezien, leidt ertoe dat de rechtbank van oordeel is dat Morpara rechtscheppend (voorbereidend) gebruik heeft gemaakt van de handelsnaam PayPorter vóór de datum van de aanvraag van het Uniemerk. Daarbij is meegewogen dat Morpara haar handelsnaamrecht in deze zaak in conventie niet handhavend gebruikt (in welk geval de beschermenswaardige bekendheid van een handelsnaam moet worden aangetoond), maar dat zij haar oudere handelsnaamrechten inroept ter afwering van het door Hizlipara gevorderde - op haar jongere Uniemerk gebaseerde - verbod.
Hizlipara kan Morpara het gebruik van de handelsnaam PayPorter dus niet verbieden. De vorderingen van Hizlipara in conventie worden daarom afgewezen. De nietigheid- en verbodsvorderingen van Morpara in reconventie slagen ook niet. De vordering tot schadevergoeding van Morpara in reconventie wordt wel gedeeltelijk toegewezen.
IEPT20240424, Rb Den Haag, Hizlipara v Morpara
Zie voor kortgedingvonnis: IEPT20220210 Rb Den Haag Hizlipara v PayPorter
