Orange Wings (houder merk SAPPH) sloot met Ultrastar een licentie met beëindiging bij wanbetaling. Na fusie gingen rechten over op OWIC, die wegens uitblijvende betalingen de overeenkomst beëindigde en sapph.com offline haalde. Ultrastar startte shopsapph.com. Omdat vanaf aanvang geen betalingen zijn verricht en aanmaningen genegeerd, is opzegging rechtmatig. Gebruik van SAPPH is merkinbreuk; domeinnaam en socials moeten aan OWIC worden overgedragen. Misleidende uitingen zoals “WIJ ZIJN SAPPH” zijn verboden. Vordering Ultracool inzake auteursrechten op ontwerpen faalt wegens gebrek aan belang. Ultrastar c.s. moeten gebruik SAPPH staken en €14.732,57 proceskosten betalen.
MERKENRECHT - KOOP - TOEREKENBARE TEKORTKOMING LICENTIE
Orange Wings was houdster van Uniewoordmerk SAPPH. Met Ultrastar heeft ze een koop en licentie-overeenkomst gesloten met o.a. de voorwaarde dat als niet aan betalingsverplichting wordt voldaan dat contract direct kan worden beëindigd. Het nieuwe OWIC beëindigt het contract en haalt sapph.com uit de lucht, daarop heeft Ultra shopsapph.com gelanceerd.
OWIC heeft genoegzaam onderbouwd dat het vermogen van Orange Wings in december 2023 op grond van een juridische fusie onder algemene titel aan OWLC is overgedragen. Op termijn zou Ultrastar rechthebbende worden van de IE-rechten van merk SAPPH, tot dat moment een licentie voor het gebruik. Echter ondanks aanmaningen is zij tekortgeschoten in de nakoming van haar maandelijks overeengenkomen deelbetalingen en royalties.
Beroep op 6:248 lid 2 en 6:258 BW slagen niet. Ultrastar heeft vanaf aanvang van de overeenkomsten geen betalingen verricht en is vele malen aangemaand zodat de opzegging voorzienbaar was. Ultra mag dus niet meer het Uniemerk gebruiken. OWIC heeft voldoende onderbouwd dat Ultra het teken SAPPH gebruikt ter onderscheiding van kledingsstukken op www.shopsapph.com. De vrijwaring voor iedere aansprakelijkheid uit de licentieovereenkomst kan niet zo worden geïnterpreteerd dat er geen 9 lid 2 onder a UMVo inbreuk wordt opgeheven.
Het uitgangspunt is dat degene die zich als domeinnaamhouder heeft laten registeren, alleen gedwongen kan worden de domeinnaam aan een ander over te dragen als hij daartoe rechtens verplicht is. Die plicht kan berusten op een overeenkomst of hieruit voortvloeien dat registratie of gebruik van de domeinnaam jegens die ander onrechtmatig is, zoals merkinbreuk. Ultracool wordt bevolen binnen 30 dagen shopsapph.com op naam van OWIC te stellen en binnen 10 dagen de social media accounts.
Ultrastar moet ook de onjuiste en misleidende mededelingen over het met SAPPH staken. Zoals de nieuwsbrief met de mededeling: WIJ ZIJN SAPPH en ondertekent door CEO - SAPPH. Ook de gegevensverstrekking met uitzondering van individuele eindconsumenten toegewezen.
In reconventie vordert Ultracool c.s. verbod op openbaarmaking van lingerie die door X is ontworpen. In de licentieovereenkomst onvoldoende concreet geformuleerd op welke beschermde werken de afgegeven licentie ziet, nog los van het feit dat daaruit niet kan worden geconcludeerd dat de
maker is van de ontwerpen van lingerie. Bovendien heeft OWIC toegezegd die werken niet te gebruiken zodat er geen dreigende inbreuk en dus geen belang is.
De voorzieningenrechter beveelt staking van SAPPH door Ultrastar c.s., opnaamstelling van shopsapph.com en veroordeelt hen hoofdelijk tot betaling proceskosten €14.732,57.
