Cassatieonderdeel van PK (Lucovitaal) tegen oordeel van het hof dat er sprake was van merkenrechtelijke rechtsverwerking verworpen: hof heeft terecht geoordeeld dat het gebruik van het merk LEEF VITAAL in de nieuwe verpakking niet wezenlijk afwijkt van het eerder door PK gedoogde gebruik. Overige klachten kunnen niet tot cassatie leiden: afgedaan met art. 81 lid 1 RO.
MERKENRECHT
Uit de Conclusie AG (B916729): Deze zaak betreft merkenrechtelijke rechtsverwerking, waarbij een merkhouder bewust gebruik van een jonger merk moet hebben gedoogd. Het draait om verpakkingen met het jongere merk LEEF VITAAL en aanvullende elementen. PK, houder van Lucovitaal-merken voor voedingssupplementen, stelde in eerste aanleg dat zes van haar merken werden geschonden door het gebruik van het LEEF VITAAL-merk op verpakkingen die Vemedia sinds 2019 gebruikte. De rechtbank (IEPT20220216) oordeelde dat PK (…) mocht optreden, maar dat het rechtsverwerkingsverweer van Vemedia slaagde omdat PK sinds 2009 bewust gebruik van het LEEF VITAAL-merk op verpakkingen had gedoogd en het sinds 2019 gebruikte ontwerp niet wezenlijk verschilde.
Het hof (IEPT20230919) honoreerde wederom Vemedia’s rechtsverwerkingsverweer. Hof Den Haag oordeelde dat er sprake was van rechtsverwerking omdat PK meer dan vijf jaar had gedoogd dat Vemedia het merk LEEF VITAAL gebruikte voor vitamines en supplementen (IEPT20230919). Volgens het hof staat een wijziging in de wijze van gebruik van het merk na vijf jaar gedogen niet aan rechtsverwerking in de weg. Bepalend is dat het merk voor de ingeschreven waren of diensten is gedoogd, ongeacht de vormgeving of presentatie (rov. 6.19–6.22). Het hof nam bovendien geen verwarringsgevaar aan, omdat de overeenstemming tussen de verpakkingen slechts in niet-onderscheidende elementen lag, zoals beschrijvende teksten over het product en grafische vormen (rov. 6.35).
In cassatie voerde PK aan dat het hof bij zijn oordeel over rechtsverwerking van een onjuiste rechtsopvatting is uitgegaan. Volgens haar richtten de vorderingen zich niet tegen het gebruik van het jongere merk LEEF VITAAL zelf, maar tegen het gebruik van de zogenoemde verpakkingstekens 2, die volgens PK een nieuw samengesteld teken vormen waarvan het merk LEEF VITAAL onderdeel uitmaakt. Voor een geslaagd beroep op merkenrechtelijke rechtsverwerking is vereist dat het teken waartegen bezwaar wordt gemaakt als merk is ingeschreven en dat het gebruik daarvan ten minste vijf jaar is gedoogd. Het hof had dat volgens PK niet vastgesteld (rov. 3.1).
De Hoge Raad volgt het hof: het gebruik van het merk in de nieuwe verpakking verschilt niet wezenlijk van het eerder gedoogde gebruik en de verpakking vormt slechts de context waarin het merk wordt gebruikt (rov. 3.2). Het hof heeft beoordeeld of het gebruik van het LEEF VITAAL-merk in de nieuwe verpakkingen merkenrechtelijk relevant afweek van het eerder gedoogde gebruik (rov. 6.22). Het oordeelde van niet: het gebruik van het merk in verpakkingstekens 2 verschilt niet wezenlijk van het eerdere gebruik op promotiemateriaal en website. Volgens de Hoge Raad blijkt daaruit dat het hof verpakkingstekens 2 niet als nieuw teken heeft beschouwd, maar als gebruik van het bestaande merk in een bepaalde context met niet-onderscheidende elementen (rov. 6.35). Het onderdeel faalt (rov. 3.2).
De overige klachten kunnen evenmin tot cassatie leiden. Helaas doet de HR het af met art. 81 lid 1 RO.
De Hoge Raad verwerpt het beroep en veroordeelt PK in de kosten van het geding in cassatie, aan de zijde van Vemedia begroot op € 23.000, te vermeerderen met wettelijke rente indien niet binnen veertien dagen betaald.
