naar rechtspraak 
Normaal gebruik. De vraag wat onder ‘normaal gebruik’ verstaan dient te worden is door het Hof van Justitie met name beantwoord in het arrest Ansul v Ajax van 11 maart 2003 (IEPT20030311). Cruciaal is volgens het Hof (onder 36) dat geen sprake is van “symbolisch gebruik dat enkel ertoe strekt de aan het merk verbonden rechten te behouden”. Anders gezegd, het gaat er om het gebruik gelet op de relevante feiten en omstandigheden bedoeld is om “een afzet te vinden of te behouden ten opzichte van waren of diensten die afkomstig zijn van andere ondernemingen”.
Ansul v Ajax. Het Hof gaf daarbij aan (onder 37) dat het moet gaan om gebruik van het merk “op de markt” en “niet enkel binnen de betrokken onderneming”. Tevens wees het Hof er op dat het gebruiksvereiste ten doel heeft om er voor te zorgen dat merkrechten niet kunnen voortduren “indien het merk zijn commerciële bestaansreden” heeft verloren. Die commerciële bestaansreden bestaat er in voor de waren of diensten waarop het teken van het merk is aangebracht, “een afzet te vinden of te behouden ten opzichte van waren of diensten die afkomstig zijn van andere ondernemingen”. Dat brengt met zich dat moet gaan om gebruik van het merk voor waren of diensten (i) die al op de markt zijn gebracht of (ii) gebruik in een reclamecampagne voor waren of diensten die op ieder moment op de markt kunnen worden gebracht (onder 37). Bij de beoordeling van de vraag of het gebruik ‘normaal’ is dient volgens het Hof (onder 38) rekening te worden gehouden met “alle feiten en omstandigheden aan de hand waarvan kan worden vastgesteld dat de commerciële exploitatie ervan reëel is, inzonderheid de gebruiken die in de betrokken economische sector gerechtvaardigd worden geacht om voor de door het merk beschermde waren of diensten marktaandelen te behouden of te verkrijgen.” Daarbij kan onder meer (i) de aard van de betrokken waar of dienst, (ii) de kenmerken van de betrokken markt en (iii) de omvang en de frequentie van het gebruik van het merk in aanmerking genomen worden, waarbij het gebruik van het merk niet altijd kwantitatief omvangrijk behoeft te zijn te zijn om als normaal te kunnen worden beschouwd (onder 39).
Enkel gebruik bij reviseren oude apparaten. De door de Hoge Raad (IEPT20010126) in Ansul v Ajax gestelde prejudiciële vragen aan het Hof van Justitie zagen overigens met name op de vraag of er ook sprake van normaal gebruik kan zijn indien het merk alleen nog maar gebruikt wordt voor het reviseren van al verkochte brandblusapparaten. Het Hof gaf aan (onder 40) dat “in bepaalde omstandigheden ook sprake zijn van een normaal gebruik van reeds op de markt gebrachte producten - waarvoor het merk is ingeschreven - die niet meer opnieuw ten verkoop worden aangeboden.”
Dit is met name het geval (onder 41) wanneer de merkhouder onderdelen voor die apparaten verkoopt en voor die onderdelen een afzet beoogt te vinden of te behouden. Normaal gebruik voor die onderdelen geldt dan tevens als normaal gebruik voor de waren zelf “aangezien die onderdelen een integrerend deel uitmaken van die waren en onder hetzelfde merk worden verkocht” (onder 41). Van normaal merkgebruik kan zelfs sprake zijn wanneer dit merkgebruik niet ziet op onderdelen, maar op gerelateerde producten of diensten die “bestemd zijn om aan de behoeften van de afnemers daarvan te voldoen”, zoals “de verkoop van toebehoren of aanverwante producten, of de verrichting van onderhouds- en reparatiediensten” (onder 42).
Ferrari. In het arrest van 22 oktober 2020 (IEPT20201022) over het Ferrari merk TESTAROSSA leert het Hof dat een merk ‘normaal gebruikt’ voor alle waren indien sprake is van gebruik voor bepaalde van de waren, zoals dure luxesportauto’s of enkel voor onderdelen of accessoires van bepaalde van de waren. De omstandigheid dat een merk gebruikt wordt voor zeer dure waren is relevant voor de beoordeling van de vraag of dit merk „normaal is gebruikt” , aangezien daardoor een relatief gering aantal verkochte waren toch kan staan voor niet louter symbolisch gebruik. Een warenmerk wordt ook ‘normaal gebruikt’ door de houder wanneer de houder tweedehands waren die onder dit merk in de handel zijn gebracht, verkoopt of de houder bepaalde diensten verricht die betrekking hebben op de onder dat merk reeds verkochte waren, op voorwaarde dat deze diensten onder dat merk worden verricht.
Zelfstandige subcategorieën waren of diensten. Het Taiga-arrest van het Hof van justitie EU van 1 juli 2020 (IEPT20200701) leert dat indien een merk voor een ruime categorie waren of diensten is ingeschreven, op basis van doel en bestemming van de waar of dienst sprake kan zijn van zelfstandige subcategorieën. Dat is om een evenwicht te vinden tussen met enerzijds de handhaving en het behoud van de exclusieve rechten die aan de houder van het oudere merk zijn verleend, en anderzijds de beperking van die rechten om te voorkomen dat een gedeeltelijk gebruikt merk een ruime bescherming geniet om de enkele reden dat het voor een ruim assortiment van waren of diensten werd ingeschreven. Indien sprake is van van zelfstandige subcategorieën dient per zelfstandige subcategorie normaal gebruik bewezen te worden.
Gebruik als herkomstaanduiding. Voor rechtsinstandhoudend gebruik van een merk is als herkomstaanduidingsteken vereist. Om die reden oordeelde het Hof van Justitie in het Pandalis-arrest van 31 januari 2019 (IEPT20190131) dat het gebruik van het woordmerk “cystus” als aanduiding van het hoofdingrediënt van een product geen normaal gebruik van dat woordmerk vormde, omdat het product daardoor niet werd onderscheiden van die van andere ondernemingen.
Gebruik als keurmerk. Om die reden gaf het Hof van Justitie eerder in het arrest WF Gozze Frottierweberei v Verein Bremer Baumwollborse van 8 juni 2017 (IEPT20170608) aan dat indien een individueel merk als een soort keurmerk door derden gebruikt wordt dat geen rechtinstandhoudend gebruik van dat individuele merk oplevert. Vereist is dat door het gebruik van het individuele merk “de consument de waarborg wordt geboden dat de betrokken waren afkomstig zijn van dezelfde onderneming en dat deze waren zijn vervaardigd onder de controle van deze onderneming die kan worden geacht in te staan voor de kwaliteit daarvan.”
Laboratoire de la Mer. In zijn arrest van 27 januari 2014(IEPT20040127) over het gebruik van merk LABORATOIRE DE LA MER benadrukte het Hof (onder 27) dat het er met name om gaat of “het gebruik een werkelijk commercieel doel dient”. Indien dat het geval is kan “zelfs een gering gebruik van het merk of een gebruik door slechts één importeur in de betrokken lidstaat volstaan voor het bewijs van een normaal gebruik.” In hetzelfde arrest gaf het Hof ook aan (onder 31) dat weliswaar het gebruik voorafgaand aan een ingestelde vordering tot vervallenverklaring van belang is, maar dat dit niet uitsluit dat bij die beoordeling eventueel rekening wordt gehouden met omstandigheden die zich daarna hebben voorgedaan wanneer die “een bevestiging opleveren of bijdragen tot betere beoordeling van de omvang van het gebruik van het merk in de relevante periode alsook van de werkelijke intenties van de houder.”
Vitafruit. In zijn Vitafruit-arrest van 11 mei 2006 (IEPT20060511) gaf het Hof van Justitie (onder 72) nog eens uitdrukkelijk aan – onder verwijzing naar het La Mer-arrest – dat het niet mogelijk is om bij voorbaat en in abstracto te bepalen vanaf welke kwantitatieve drempel er sprake is van een normaal gebruik. Een de-minimis-regel, die de rechter niet in staat zou stellen alle omstandigheden van het bij hen aanhangige geschil te beoordelen, werd door het Hof dan ook niet gegeven. Beslissend is of het gebruik “een werkelijk commercieel doel dient”.
Radetzky-Orden v BKFR. In zijn arrest van 9 december 2008 (IEPT20081209) leerde het Hof van Justitie dat ook sprake is van normaal gebruik indien een “vereniging zonder winstoogmerk het merk in haar contacten met het publiek gebruikt in aankondigingen van manifestaties, op stukken voor zakelijk gebruik en op reclamemateriaal en dit merk bij het inzamelen en het uitdelen van giften aldus door de leden wordt gebruikt, dat zij sierspelden in de vorm van het merk dragen.”
Promotieartikelen. Daar staat tegenover dat het Hof in het arrest Silberquelle v Maselli-Strickmode van 15 januari 2009 (IEPT20090115) oordeelde dat gebruik van een merk op reclameartikelen die gratis worden weggegeven als beloning voor de aankoop van andere waren geen normaal gebruik van het merk voor dat reclameartikel oplevert, omdat het gebruik niet gericht is op het vinden of behouden van afzet voor dat reclameartikel. De zaak zag op het gebruik van het merk WELLNESS voor een alcoholvrije drank die door de merkhouder als beloning werden weggegeven bij de aankoop van WELNESS textielproducten.
Gebruik tijdens klinische proeven voor markttoelating geneesmiddel. In het Viridis-arrest van 3 juli 2019 (IEPT20190703) bekrachtigde het Hof van Justitie het oordeel van het Gerecht dat gebruik van het merk Boswelan voor een niet toegelaten geneesmiddel geen normaal merkgebruik opleverde. Voor een dergelijk geneesmiddel mag geen reclame ter verkrijging van een marktaandeel gemaakt worden en de gebruikshandelingen tijdens de proef zijn niet extern van aard en hebben geen gevolgen voor het opbouwen van een toekomstig publiek.
Kwaliteitsverantwoordelijkheid een enkele onderneming. In het arrest van 17 oktober 2019 (IEPT20191017) inzake het merk Steirisches Kürbiskernöl (Steiermarkse pompoenpitolie) van de Landwirtschaftskammer Steiermark, oordeelde het Hof van Justitie een individueel merk niet normaal – conform de wezenlijke herkomstaanduidingsfunctie – gebruik wordt, wanneer het enkel dient om de geografische oorsprong te waarborgen en de door die oorsprong aan de waren van verschillende fabrikanten toe te schrijven kenmerken, maar die waren niet vervaardigd worden onder controle van een enkele onderneming, die voor de kwaliteit verantwoordelijk is. De merkhouder was niet betrokken bij de vervaardiging van de waren en de verantwoordelijkheid voor de kwaliteit rustte bij verschillende fabrikanten die niet een enkele onderneming vormden c.q. niet op productieniveau economisch met elkaar verbonden waren.
Collectief merk. In het Grüne Punkt-arrest (IEPT20191212) gaf het Hof van Justitie aan dat een collectief Uniemerk net als een individueel merk normaal gebruikt wanneer het overeenkomstig zijn wezenlijke functie is gebruikt teneinde een afzet te vinden of behouden voor de waren en diensten waarvoor het is ingeschreven. Om te bepalen of hier sprake van is moet in het bijzonder rekening worden gehouden met de gebruiken die in de betrokken economische sector gerechtvaardigd worden geacht om een marktaandeel te behouden of te verkrijgen, de aard van die waren of diensten, de kenmerken van de markt en de omvang en de frequentie van het gebruik. Het Hof overwoog dat bij bepaalde warencategorieën niet kan worden uitgesloten dat de aanduiding op de verpakking dat de fabrikant of distributeur is aangesloten bij een systeem voor de lokale inzameling en ecologische verwerking van verpakkingsafval, invloed kan hebben op de aankoopbeslissingen van de consument en dus kan bijdragen aan het behoud of de verkrijging van een marktaandeel voor deze waren.
Gebruik van het merk in afwijkende vorm. Een merk wordt in de praktijk niet altijd gebruikt in de vorm zoals het is ingeschreven. Daaraan wordt voor wat betreft het voor rechtinstandhoudend vereiste normale gebruik van een merk tegemoet gekomen door de regel dat “het gebruik van het merk in een op onderdelen afwijkende vorm die het onderscheidend vermogen van het merk in de vorm waarin het is ingeschreven, niet wijzigt” eveneens als gebruik van het merk wordt beschouwd. Deze regel is gecodificeerd in artikel 16(5)(a) Merkenrichtlijn 2015 (voorheen artikel 10(1)(a)), artikel 2.23bis(5)(a) BVIE (sinds 1 maart 2019) en artikel 18(1)(a) UMeV 2017. Deze regel vindt zijn oorsprong in artikel 5C(2) van het Unieverdrag van Parijs.
Cactus. Deze regel brengt met zich dat bij een samengesteld merk dat bestaat uit een beeldelement en een woordelement, gebruik van alleen het beeldelement voldoende kan zijn voor rechtinstandhoudend “normaal gebruik”, indien daardoor het onderscheidend vermogen van het merk niet wijzigt, zoals het Hof aangaf in zijn Cactus-arrest van 11 oktober 2017 (IEPT20171011). Daarbij onderstreepte het Hof (onder 66) dat het al in het Specsavers-arrest van 2013 (IEPT20140718) had aangegeven dat de regel de merkhouder de mogelijkheid beoogt te bieden om bij het commerciële gebruik van zijn merk “variaties aan te brengen waardoor het beter inspeelt op de eisen van het in de handel brengen en promoten van de betrokken waren en diensten zonder dat het onderscheidend vermogen ervan wordt gewijzigd.
Colloseum v Levi Straus. In het arrest Colloseum v Levi Strauss van 18 april 2013 (IEPT20130418) diende het Hof van Justitie de prejudiciële vraag te beantwoorden of het door Levi Strauss ingeschreven Uniemerk bestaande uit een “rood rechthoekig onderdeel aan de linker bovenrand van een zak [dat] het woordelement „LEVI’S” bevat” (‘merk nr. 3’) wel normaal was gebruikt omdat het in de praktijk niet 
zelfstandig, maar als onderdeel van het ook als Uniemerk ingeschreven vormmerk bestaande uit dat lipje en een blauwe achterzak (‘merk nr. 6’) werd gebruikt. In dat arrest gaf het Hof aan dat dit het geval kan zijn. Het Hof overwoog tevens (onder 30) dat de criteria die gelden op verval van merkrechten wegens het ontbreken van “normaal gebruik” van een merk dezelfde zijn als de criteria voor het verwerven van onderscheidend vermogen – ‘inburgering’ – als merk door gebruik van een merk in combinatie met of als onderdeel van een ander merk.
Have a break. Dat speelde bijvoorbeeld in het arrest Nestlé v Mars van 7 juli 2007 (IEPT20050707) over de merkinschrijving van de slogan “HAVE A BREAK” door Nestlé. Die slogan werd niet zelfstandig gebruikt, maar enkel als onderdeel van het ingeschreven Engelse merk “HAVE A BREAK ... HAVE A KITKAT” (zie onder 8.10.15).
Specsavers. In het Specsavers-arrest van het Hof van Justitie van 18 juli 2013 (IEPT20130718) speelde de vraag of van rechtinstandhoudend gebruik van het woordloze Specsavers-logo ook sprake kan zijn indien dat logo feitelijk steeds in combinatie met het woordmerk SPECSAVERS wordt gebruikt, terwijl die combinatie zelf weer via meerdere beeldmerken is ingeschreven. Het Hof gaf aan (onder 24) dit het geval kan zijn “voor zover dit merk zoals dit is ingeschreven – te weten zonder dat een deel ervan door het daarover geplaatste woordteken „Specsavers” aan het oog wordt onttrokken – in deze vorm nog altijd verwijst naar de door de inschrijving aangeduide waren van de Specsaversgroep, wat de verwijzende rechter dient te beoordelen.” De vraag of een merk zijn onderscheidende functie vervult staat bij de beoordeling van het gebruik op een in onderdelen gewijzigde vorm dus centraal.
Rechtspraak: HvJEU, 23 januari 2019, Klement v EUIPO, (IEPT20190123) waarin geoordeeld werd dat een vormmerk voor een oven normaal gebruikt werd ondanks dat op de waren ook het woordmerk “Bullerjan” wordt aangebracht.
Gebruik als exportmerk. Het aanbrengen van een merk “op waren of de verpakking ervan in de lidstaat, uitsluitend met het oog op uitvoer” kwalificeert tevens als rechtinstandhoudend normaal gebruik (artikel 16(5)(b) Merkenrichtlijn 2015 (voorheen artikel 10(1)(b)), artikel 2.23bis(5)(b) BVIE (per 1 maart 2019) en artikel 18(1)(b) UMeV 2017).
Gebruik door geautoriseerde derde. Voor rechtinstandhoudend normaal gebruik is niet vereist dat de merkhouder zelf het merk gebruikt. Gebruik van het merk “door een derde met toestemming van de merkhouder” is voldoende (artikel 16(6) Merkenrichtlijn 2015 (voorheen artikel 10(2)), artikel 2.23bis(6) BVIE (per 1 maart 2019) en artikel 18(2) UMeV 2017). Artikel 19(2)TRIPs spreekt in dit verband over “gebruik van een handelsmerk door een andere persoon, wanneer dit is onderworpen aan het toezicht van de houder.”
