Gebruik - algemeen
Print this page
Hof van Justitie EU
IEPT20221222, HvJEU, Louboutin v Amazon Marktplaats: Inbreukmakend gebruik van een merk (artikel 9(2)(a) Uniemerkenverordening). De beheerder van een website voor onlineverkoop die naast zijn eigen verkoopaanbiedingen ook een onlinemarktplaats omvat, kan worden geacht zelf gebruik te maken van een Uniemerk wanneer derde verkopers op die marktplaats zonder toestemming van de houder van dat merk dergelijke van dat teken voorziene waren te koop aanbieden, indien een normaal geïnformeerde en redelijk oplettende gebruiker van die website een verband legt tussen de diensten van die beheerder en het betrokken teken, hetgeen met name het geval is wanneer die gebruiker, gelet op alle elementen die de betrokken situatie kenmerken, de indruk kan krijgen dat de beheerder zelf in eigen naam en voor eigen rekening de van dat teken voorziene waren in de handel brengt.
IEPT20190411, HvJEU, ÖKO-Test v Dr. Liebe
IEPT20150716, HvJEU, Diageo v Simiramida Onjuiste toepassing van artikel inzake gebruik geen grond voor weigering erkenning en tenuitvoerlegging nationale uitspraak. De toepassing van (destijds) artikel 5(3) Merkenrichtlijn inzake gebruik heeft weliswaar rechtstreeks invloed op de werking van de interne markt, maar is geen rechtsregel van essentieel belang, zodat het niet gerechtvaardigd is om een buitenlands vonnis waarin die regels onjuist zijn toegepast niet te erkennen en de tenuitvoerlegging daarvan te weigeren.
IEPT20150716, HvJEU, Mevi v Bacardi
IEPT20130221, HvJEU, FCI v FCIPPR Recht om gebruik te verbieden van tekens die gelijk zijn aan of overeenstemmen met ouder Gemeenschapsmerk strekt zich uit tot gebruik door houder jonger gemeenschapsmerk, vereist geen nietigverklaring. In weerwil van de garanties die de procedure van de inschrijving van gemeenschapsmerken biedt, kan niet volledig worden uitgesloten dat een teken dat afbreuk kan doen aan een ouder gemeenschapsmerk, toch wordt ingeschreven. Daarom strekt het uitsluitende recht van de houder van een gemeenschapsmerk om iedere derde het gebruik in het economische verkeer te verbieden van tekens die gelijk zijn aan of overeenstemmen met zijn merk, zich uit tot de derde die houder is van een jonger gemeenschapsmerk, zonder dat dit laatstgenoemde merk eerst nietig hoeft te worden verklaard.
IEPT20120510, HvJEU, L’Oréal v BHIM Inbreukmakend gebruik hoeft niet te worden afgewacht door houder bekend merk die kan bewijzen dat er een ernstig gevaar voor zulk gebruik is. De houder van een ouder bekend merk, in dit geval het merk BOTOX, hoeft niet aan te tonen dat daadwerkelijk inbreuk wordt gemaakt op zijn merk alvorens bescherming in te kunnen roepen. Het Hof overweegt onder verwijzing naar het Intel-arrest (IEPT20081127), dat wanneer voorzienbaar is dat een dergelijke inbreuk zal voortvloeien uit het gebruik dat de houder van het jongere merk van zijn merk kan maken, de houder van het oudere merk immers niet kan worden verplicht deze inbreuk af te wachten alvorens het gebruik ervan te doen verbieden.
IEPT20111215, HvJEU, Red Bull v Winters
IEPT20111201, HvJEU, Philips - Nokia Vaststellen of waren bestemd zijn om in de Unie te worden verhandeld. Uit een derde land afkomstige goederen die een imitatie zijn van een in de Unie door een merkrecht beschermde waar of een kopie van een in de Unie door een auteursrecht, naburig recht, tekening of model beschermde waar, niet als “namaakgoederen” of “door piraterij verkregen goederen” in de zin van deze verordeningen kunnen worden aangemerkt louter op grond van het feit dat zij onder een schorsingsregeling in het douanegebied van de Unie zijn binnengebracht. Deze goederen kunnen daarentegen inbreuk op dat recht maken en dus als “namaakgoederen” of “door piraterij verkregen goederen” worden aangemerkt wanneer is bewezen dat zij bestemd zijn om in de Unie te worden verhandeld, waarbij dit bewijs is geleverd met name wanneer blijkt dat deze goederen aan een klant in de Unie zijn verkocht of voor deze goederen een verkoopaanbieding is gedaan aan of reclame is gemaakt bij consumenten van de Unie, of wanneer uit documenten of briefwisseling betreffende deze goederen blijkt dat het voornemen bestaat om deze goederen naar de consumenten in de Unie om te leiden.
IEPT20110922, HvJEU, Interflora v Marks & Spencer Gebruik merk als Adword. Geschil omtrent het gebruik van het merk Interflora als Adword door Marks & Spencer. De houder van een bekend merk kan een concurrent verbieden om zijn merk te gebruiken als Adword wanneer die concurrent daarmee ongerechtvaardigd voordeel uit het onderscheidend vermogen of de reputatie van dat merk trekt, of afbreuk aan het onderscheidend vermogen of aan die reputatie doet. De houder van een bekend merk kan echter niet verbieden dat concurrenten op basis van Adwords reclames laten verschijnen waarin een alternatief voor de waren of diensten van de houder van dit merk wordt voorgesteld, zonder dat daarin een loutere imitatie van de waren of diensten van de houder van dat merk wordt aangeboden, zonder dat deze reclame tot een verwatering of een afbreken daarvan leidt en zonder dat de functies van het bekende merk anderszins worden aangetast. Een dergelijk gebruik valt volgens dit arrest in beginsel onder een gezonde en eerlijke mededinging in de sector van de betrokken waren en diensten valt en dus wordt verricht met een “geldige reden”.
IEPT20110714, HvJEU, Viking Gas v Kosan Gas Het recht om vrijelijk over navulbare gasfles te beschikken is overgegaan op de koper. Kosan Gas stelt dat inbreuk op het vormmerk van composietflessen wordt gemaakt doordat Viking Gas deze flessen - die door Kosan Gas in de EER in de handel zijn gebracht - navult, waarbij de woord- en beeldmerken van Kosan Gas zichtbaar blijven. Het Hof overweegt dat de composietflessen - die zijn bestemd om meerdere malen te worden hergebruikt - niet louter een verpakking van het originele product vormen, maar een autonome economische waarde hebben en moeten worden aangemerkt als op zichzelf staande waren. In het kader van de afweging tussen het belang van de licentiehouder en de consument overweegt het Hof dat een verkoop die de merk- of licentiehouder in staat stelt de economische waarde van het merk te realiseren, de door de Richtlijn toegekende uitsluitende rechten uitput.
IEPT20110712, HvJEU, L’Oréal v eBay Gebruik moet buiten privéactiviteit vallen. De uitsluitende rechten die door merken worden verleend, kunnen in beginsel slechts tegen marktdeelnemers worden ingeroepen. Alvorens de houder van een merk een derde het gebruik van een aan dit merk gelijk of overeenstemmend teken kan verbieden, dient dit gebruik plaats te vinden in het economisch verkeer. Wanneer een natuurlijke persoon een merkproduct via een elektronische marktplaats verkoopt zonder dat deze transactie in de context van een handelsactiviteit plaatsvindt, kan de houder van het merk zijn uitsluitende recht niet inroepen.
IEPT20100708, HvJEU, Portakabin v Primakabin Gebruik merk als Adword door concurrent. Gebruik van het merk Portakabin als Adword door concurrent Primakabin. Het Hof oordeelt dat een merkhouder kan verbieden dat een derde met een Adword dat overeenstemt met zijn merk voor dezelfde waren of diensten als die waarvoor dat merk is ingeschreven, wanneer die reclame het de gemiddelde internetgebruiker onmogelijk of moeilijk maakt te weten of de waren of diensten waarop de advertentie betrekking heeft afkomstig zijn van de merkhouder - of een economisch met hem verbonden onderneming - dan wel van een derde. Deze derden kunnen zich in het algemeen niet beroepen op gebruik volgens de eerlijke gebruiken in nijverheid en handel. Een merkhouder kan zich niet verzetten tegen gebruik van zijn merk als Adword om reclame te maken voor de wederverkoop van waren die door deze houder zijn vervaardigd en door hem of met zijn toestemming in de EER in de handel zijn gebracht, tenzij een gegronde reden in dit rechtvaardigt.
IEPT20100325, HvJEU, BergSpechte v Trekking.at Reisen Gebruik merk als Adword door concurrent. Gebruik van het merk BergSpechte als Adword door een concurrent. Het Hof oordeelt dat de merkhouder gerechtigd is zich tegen dergelijk gebruik te verzetten, wanneer die reclame het voor de gemiddelde internetgebruiker onmogelijk of moeilijk maakt om te weten of de waren of diensten waarop de advertentie betrekking heeft afkomstig zijn van de merkhouder - of een economisch met hem verbonden onderneming - dan wel van een derde.
IEPT20100323, HvJEU, Google Adwords
IEPT20090618, HvJEG, L’Oréal cs v Bellure
IEPT20090219, HvJEG, UDV v Brandtraders Gebruik merk door tussenpersoon in zakelijke documenten. Het begrip “gebruik” in de zin van artikel 9 lid 1 sub a en lid 2 sub d van de merkenverordening is van toepassing op een situatie waarin een tussenpersoon optreedt in eigen naam maar voor rekening van de verkoper bij de verkoop van waren waarin hij zelf wel verbonden partij is, in zijn stukken voor zakelijk gebruik een teken dat gelijk is aan een gemeenschapsmerk gebruikt voor dezelfde waren of diensten als die waarvoor het merk is ingeschreven.
IEPT20080410, HvJEG, Adidas v Marca, H&M en Vendex Gebruik merk als versiering. Marca en H&M beroepen zich als verweer tegen de door Adidas gestelde inbreuk op haar driestrepenmerk op de vrijhoudingsbehoefte bij het gebruik van twee strepen. Het Hof oordeelt dat bij de bepaling van de omvang van het uitsluitende recht van de merkhouder - behoudens de in artikel 6(1)(b) van de Richtlijn omschreven aanduidingen om een kenmerk van de waar mee aan te geven - geen rekening kan worden gehouden met de vrijhoudingsbehoefte.
IEPT20061109, HvJEG, Montex v Diesel Doorvoer merkartikelen naar lidstaat waar geen merkenrechtelijke bescherming bestaat. Doorvoer naar lidstaat waar geen merkenrechtelijke bescherming bestaat slechts verboden wanneer handelingen worden verricht die noodzakelijkerwijs impliceren dat de goederen in de lidstaat van doorvoer, waar wel merkenrechtelijke bescherming bestaat, in de handel worden gebracht - irrelevant of goederen afkomstig zijn uit een geassocieerde staat of een derde staat en of zij al dan niet rechtmatig in het land van oorsprong zijn vervaardigd.
IEPT20051018, HvJEG, Class International Plaatsing merkartikelen onder extern douanevervoer of de regeling douane-entrepot geen gebruik. De merkhouder kan zich niet verzetten tegen de enkele binnenkomst in de Gemeenschap - onder de regeling extern douanevervoer of de regeling douane-entrepot - van oorspronkelijke merkgoederen die nog niet door deze houder of met zijn toestemming in de Gemeenschap in de handel zijn gebracht. De merkhouder mag voor de plaatsing van de betrokken goederen onder de regeling extern douanevervoer of de regeling douane-entrepot niet verlangen dat op het moment waarop de goederen de Gemeenschap binnenkomen reeds een eindbestemming in een derde land is vastgelegd, in voorkomend geval krachtens een koopovereenkomst.
IEPT20041116, HvJEG, Anheuser Busch
Doorvoer impliceert geen verhandeling merkartikelen. Met betrekking tot merken is het vaste rechtspraak dat het merkrecht inzonderheid tot specifiek voorwerp heeft, de merkgerechtigde het uitsluitend recht te verschaffen het merk te gebruiken om een product als eerste in het verkeer te brengen, en hem aldus te beschermen tegen concurrenten die van de positie en de reputatie van het merk misbruik zouden willen maken door producten te verkopen die onrechtmatig van het merk zijn voorzien. Die bescherming wordt dus verleend wanneer de producten worden verhandeld. Doorvoer die bestaat in het vervoer van in een lidstaat rechtmatig vervaardigde goederen naar een derde land over het grondgebied van een of meer lidstaten, impliceert geen verhandeling van de betrokken goederen en kan dus het specifieke voorwerp van het merkrecht niet schaden.
IEPT20020514, HvJEG, Hölterhoff v Freiesleben Gebruik merk ter aanduiding eigenschappen. Een merkhouder kan zich niet op zijn uitsluitend recht beroepen wanneer een derde in het kader van een handelstransactie duidelijk maakt dat de waar uit eigen productie afkomstig is en hij het betrokken merk uitsluitend gebruikt ter aanduiding van de bijzondere eigenschappen van de door hem aangeboden waar - in dit geval de slijpvorm van een edelsteen - zodat het uitgesloten is dat het gebruikte merk in het economisch verkeer als een aanduiding van herkomst uit een bepaalde onderneming wordt opgevat.
IEPT20000406, HvJEG, Polo-Lauren Piraterijverordening van toepassing op doorvoer. Artikel 1, lid 1, sub a, van de verordening bepaalt immers, dat de verordening van toepassing is, wanneer nagemaakte of door piraterij verkregen goederen worden aangetroffen bij een controle op goederen die onder een schorsingsregeling zijn geplaatst overeenkomstig artikel 84, lid 1, onder a, van het communautair douanewetboek. Volgens laatstgenoemde bepaling doelt de uitdrukking schorsingsregeling van goederen onder meer op de regeling extern douanevervoer, dat wil zeggen een douaneregeling op grond waarvan niet-communautaire goederen tussen twee in het douanegebied van de Gemeenschap gelegen plaatsen kunnen worden vervoerd, zonder dat die goederen aan rechten bij invoer en aan andere belastingen van het communautair douanewetboek worden onderworpen.
IEPT19990223, HvJEG, BMW v Deenik
Hoge Raad
IEPT20180105, HR, Primagaz
Rechtbanken
IEPT20230830, Rb Den Haag, Audi v Fruugo
IEPT20220202, Rb Den Haag, Rituals v The Body Shop |
Gebruik testlabel op geteste waren geen gebruik voor consumenteninformatie- en advies. Houder van een ‘testlabel’-merk (voor consumenteninformatie en –advies) kan zich op grond van artikel 9(1)(a) en (b) (oud) GMeV en artikel 5(1)(a) en (b) Mrl 2008 niet verzetten tegen een derde die dit teken aanbrengt op geteste waren die niet soortgelijk zijn aan de ingeschreven waren of diensten. Onder voorbehoud van toetsing door de verwijzende rechter blijkt in casu dat het aanbrengen van het teken noch tot doel noch tot gevolg heeft om, net als ÖKO-Test Verlag of voor haar rekening, een economische activiteit bestaande in consumenteninformatie en -advies uit te oefenen. 
Geen merkgebruik door derde die wordt genoemd in advertentie. Een derde die wordt genoemd in een op een website gepubliceerde advertentie welke een teken bevat dat gelijk is aan of overeenstemt met een merk - zodat de indruk wordt gewekt dat er commerciële banden bestaan tussen hem en de merkhouder - maakt geen gebruik van het merk wanneer de advertentie niet door of namens de derde is geplaatst of, als de advertentie door of namens de derde is geplaatst met de toestemming van de merkhouder, wanneer de derde de beheerder van die website, bij wie hij de advertentie had besteld, nadrukkelijk heeft gevraagd om de advertentie of de vermelding van het merk erin te verwijderen.
Plaatsing onder accijnsschorsingsregeling vormt gebruik. Marktdeelnemer die zonder toestemming merkgoederen invoert en onder accijnsschorsingsregeling plaatst maakt “gebruik van een teken in het economisch verkeer”. Merkhouder kan zich op grond van artikel 5 Merkenrichtlijn verzetten tegen derde die van merk voorziene goederen zonder toestemming binnen de EER en het vrije verkeer brengt en vervolgens onder accijnsschorsingsregeling plaatst.
Louter afvullen van blikjes is geen merkgebruik. Een dienstverlener die in opdracht en volgens aanwijzingen van een derde verpakkingen afvult die hem door deze derde ter beschikking zijn gesteld er reeds zijn voorzien van een tekens die gelijk zijn aan of overeenstemmen met een als merk beschermd teken, maakt zelf geen gebruik van dit teken dat op grond van artikel 5(1) Mrl. kan worden verboden. 
Gebruik Adwords door Google. Bezwaar van diverse merkhouders tegen het aanbieden van Adwords door Google. Het Hof oordeelt in dit arrest voor het eerst dat een merkhouder gerechtigd is een adverteerder te verbieden om op basis van een trefwoord dat gelijk is aan zijn merk reclame te maken voor dezelfde waren of diensten als die waarvoor het merk ingeschreven is, wanneer die reclame het voor de gemiddelde internetgebruiker onmogelijk of moeilijk maakt om te weten of de waren of diensten waarop de advertentie betrekking heeft, afkomstig zijn van de merkhouder of een economisch met hem verbonden onderneming, dan wel van een derde. 
Gebruik merk op vergelijkingslijst. Procedure omtrent door Bellure verstrekte vergelijkingslijsten, waarin een gelijkenis werd vastgesteld tussen de geur van elk van de door Bellure aangeboden parfums met een door de merknaam aangeduid luxeparfum van L’Oréal. Het Hof oordeelt dat voor het vaststellen van ongerechtvaardigd voordeel uit het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk noch is vereist dat er sprake is van verwarringsgevaar, noch dat er gevaar bestaat dat aan dat onderscheidend vermogen of die reputatie afbreuk wordt gedaan, of, meer algemeen, aan de houder ervan schade wordt berokkend. 
Gebruik merk als maatschappelijke benaming, handelsnaam of bedrijfsembleem. Geschil betreffende de vraag in hoeverre de houder van een ouder merk kan optreden tegen het gebruik van een aan zijn merk gelijke maatschappelijke benaming, handelsnaam of bedrijfsembleem. Het Hof overweegt dat wanneer het gebruik van een maatschappelijke benaming, een handelsnaam of een bedrijfsembleem is beperkt tot het identificeren van een vennootschap of tot het aanduiden van een onderneming, dit gebruik niet kan worden aangemerkt als gebruik voor waren of diensten als bedoeld in artikel 5 lid 1 van de richtlijn. Van dergelijk gebruik is wel sprake indien een derde zijn maatschappelijke benaming, handelsnaam of bedrijfsembleem, aanbrengt op waren die hij in de handel brengt. Ook zonder aanbrenging op de waren kan sprake zijn van gebruik voor waren of diensten. 
Gebruik merk op schaalmodel. Geschil omtrent het gebruik van het Opel-logo - dat zowel is ingeschreven voor auto’s als voor speelgoed - op een schaalmodel door Autec. Het Hof overweegt dat het aanbrengen van een teken dat gelijk is aan een voor speelgoed ingeschreven merk op schaalmodellen van voertuigen alleen op grond van artikel 5 lid 1 sub a van de richtlijn kan worden verboden wanneer het afbreuk doet of kan doen aan de functies van dat merk. Het is aan de verwijzende rechter om te bepalen of het gebruik afbreuk doet aan de functies van het Opel-logo als voor speelgoed ingeschreven merk. 
Uitoefening merkenrecht beperkt tot gevallen waarin gebruik afbreuk doet aan merkfuncties. Het aan het merk verbonden uitsluitende recht is verleend om de houder ervan de mogelijkheid te bieden zijn specifieke belangen als merkhouder te beschermen, dat wil zeggen te verzekeren dat het merk zijn wezenlijke functies kan vervullen, en dat de uitoefening van dit recht derhalve beperkt moet blijven tot de gevallen waarin het gebruik van het teken door een derde afbreuk doet of kan doen aan de functies van het merk en met name aan de essentiële functie ervan, de consument de herkomst van de waar te waarborgen. 
Handelsactiviteit waarmee een economisch voordeel wordt nagestreefd. Het Hof overweegt dat de verwijzende rechter terecht heeft opgemerkt dat de aan het merk identieke teken wordt gebruikt in het economisch verkeer aangezien het wordt gebruikt in het kader van een handelsactiviteit waarmee een economisch voordeel wordt nagestreefd. De uitoefening van het merkenrecht moet beperkt blijven tot gevallen waarin het gebruik van het merk door een derde afbreuk doet of kan doen aan de functies van het merk en met name aan de essentiële functie ervan, namelijk de consumenten de herkomst van de waar te garanderen. Gelet op de presentatie van het woord Arsenal en op de andere ondergeschikte vermeldingen op de betrokken waren kan het gebruik van dit teken de indruk doen ontstaan dat er in het economisch leven een materieel verband bestaat tussen deze waren en merkhouder Arsenal. 
Gebruik merk BMW voor wederverkoop en reparatie BMW’s. Garagehouder Deenik richt zich - hoewel hij niet is aangesloten bij het dealernet van BMW - op de verkoop van tweedehands BMW’s en de reparatie daarvan. Het geschil betreft de vraag in hoeverre Deenik gebruik mag maken van het merk BMW in zijn reclame-uitingen. Het Hof oordeelt dat het gebruik van een merk door een derde om bij het publiek aan te kondigen dat hij de reparatie en het onderhoud van waren voorzien van dit merk verricht dan wel gespecialiseerd of specialist in die waren is, is in omstandigheden als beschreven in het verwijzingsarrest een gebruik van het merk is. Deenik gebruikt het BMW-merk immers om de herkomst aan te geven van de waren die het object van de verleende dienst zijn, en dus om die waren te onderscheiden van andere waren die het object van diezelfde dienst hadden kunnen zijn. Daarnaast is sprake van een gebruik “in het economisch verkeer” nu in van artikel 5 lid 3 de richtlijn uitdrukkelijk het gebruik van het merk in advertenties genoemd als voorbeeld van een merkgebruik dat op grond lid 1 en 2 kan worden verboden. 
In BGH Shell/Walhout (IEPT19931220) ligt besloten dat gebruik van andermans merkverpakking voor eigen waar op één lijn te stellen is met aanbrengen van andermans merk op eigen waar ex artikel 2.20(2), aanhef en onder a BVIE. Vullen gastank zonder toestemming merkhouder is merkenrechtelijk gebruik in de zin van Shell/Walhout . In de onderhavige zaak is geen sprake van gasflessen, maar van een vaste gastank, die bij de afnemer is geplaatst en wordt gevuld. Het is niet voor redelijke twijfel vatbaar dat een dergelijke handeling in het licht van het arrest Shell/Walhout evenzeer dient te worden aangemerkt als gebruik in de zin van art. 2.20 leden 1 en 2 BVIE.De gemerkte verpakking van Primagaz wordt immers gebruikt in het kader van een handelsactiviteit waarmee een economisch voordeel wordt nagestreefd, en niet in de particuliere sfeer (zie het hiervoor in 3.4.3 genoemde arrest Arsenal/Reed, punt 40). Arresten Viking/Kosan (IEPT20110714) en Winters/Red Bull (IEPT20111215) maken dat niet anders. In Viking/Kosan besloten dat de hervulling van de gasflessen met gas van een ander dan de merkhouder ‘gebruik’ van het merk oplevert (artikel 5 lid 1 aanheft en onder a en lid 3, aanhef en onder a Mrl.) Onderhavige zaak onderscheid zich van Winters/Red Bull, doordat eiseres niet slechts technische diensten heeft verleend, maar tank van Primagaz met eigen, soortgelijke waar heeft gevuld en Winters/Red Bull ziet enkel op artikel 5(1) aanhef en onder b Mrl. Nuancering op Shell/Walhout: merkhouder kan zich alleen verzetten tegen dergelijk gebruik indien dat gebruik afbreuk doet (of kan doen) aan de functies van het merk, gezien het arrest Arsenal/Reed (IEPT20021112). Oordeel hof dat sprake is van afbreuk aan merkfunctie Primagaz niet onjuist en niet onbegrijpelijk: eiseres heeft nagevulde gastank niet voorzien van een eigen etiket waardoor het publiek kan denken dat het in de tank aanwezige gas afkomstig is van Primagaz (herkomstfunctie) terwijl Primagaz noch de kwaliteit noch de veiligheid van dat gas kan waarborgen (kwaliteitsfunctie). 
Audi c.s. kan Fruugo niet op grond van artikel 9 lid 2 UMVo (of artikel 2.20 lid 2 BVIE) aansprakelijk houden voor merkinbreuken die op/via het Fruugo platform plaatsvinden (cfr. 
