P-G: arrest waarin Infineon is verboden de aanduiding ‘Mifare compatible’ te gebruiken kan waarschijnlijk niet in stand blijven, prejudiciële vragen voorgesteld
26-08-2020 Print this page
Merkenrecht - Reclamerecht - Deze zaak betreft een geschil tussen twee producenten van chips, NXP en Infineon, over merkenrecht en vergelijkende reclame. Het gaat om technologie die het mogelijk maakt om contactloos informatie uit te wisselen tussen de chip en kaartlezer. NXP is rechthebbende van een aantal merkrechten ter zake van het merk MIFARE, ingeschreven voor chips. Centraal staat de vraag of Infineon bij de verhandeling van een deel van haar chips merkinbreuk maakt, of anderszins onrechtmatig handelt, door het gebruik van de aanduiding ‘Mifare compatible’ en/of van het teken ‘Mifare’. De rechtbank oordeelde in eerste aanleg (IEPT20170419) dat hier geen sprake van was nu het teken Mifare zou worden gebruikt als aanduiding van de bestemming van de waar, en dit gebruik is nodig om compatibiliteit met MIFARE-technologie mee aan te geven. Het hof oordeelde echter dat wel sprake is van inbreuk (IEPT20190430).
Volgens het hof is sprake van gebruik als merk, en is geen toestemming gegeven voor dit gebruik. De aanduiding ‘Mifare compatible’ is volgens het hof alleen toelaatbaar indien zij het enige middel is om het relevante publiek begrijpelijke en volledige informatie te verstrekken over de bestemming van de desbetreffende Infineon-chips. Die informatie dient bovendien juist te zijn. Gelet op de gemotiveerde betwisting door NXP is de dat als ‘Mifare compatible’ aangeduide chips met elke MIFARE kaartlezer kunnen communiceren, onvoldoende onderbouwd, zo oordeelde het hof.
Procureur-Generaal Drijber overweegt dat het gevolg van het door het hof uitgesproken verbod is dat Infineon niet langer mag vermelden dat de betrokken kaartchips ‘Mifare compatible’ zijn, terwijl enorme aantallen van deze kaartchips in omloop zijn en wel degelijk kunnen ‘praten’ met Mifare kaartlezers. Volgens Drijber is het hof uitgegaan van een te strikte maatstaf door de eis te stellen dat alle kaarten van Infineon waarvoor de compatibiliteitsclaim wordt gemaakt, altijd moeten kunnen communiceren met elke kaartlezer die is uitgerust met Mifare-technologie, ongeacht de versie daarvan, en wel met de lezerchip zelf. De door het hof aldus gehanteerde maatstaf om uit te maken of de mededeling ‘Mifare compatible’ voldoet aan de in art. 14 lid 2 gestelde voorwaarde van ‘eerlijk gebruik’, gaat volgens de P-G uit van een onjuiste rechtsopvatting.
De enkele omstandigheid dat niet is aangetoond dat alle Infineon-kaartchips die zijn gebaseerd op de (oudere) ‘Mifare Classic’-technologie daadwerkelijk met alle kaarthouders (wereldwijd) kunnen communiceren kan naar het oordeel van de P-G niet meebrengen dat de mededeling ‘Mifare compatible’ onjuist is en dus geheel moet worden verboden. Dat is echter wel waar het door het hof uitgesproken verbod op neerkomt. Het is volgens Drijber derhalve zeer de vraag of het bestreden arrest in stand kan blijven.
Drijber geeft de Hoge Raad in overweging om zekerheidshalve eerst prejudiciële vragen te stellen aan het HvJEU inzake het eerlijk gebruik en gebruik dat noodzakelijk is om de bestemming van de waren aan te geven. Daarnaast meent Drijber dat er daarnaast aanleiding kan bestaan een vraag te stellen over de Reclamerichtlijn. Gebruik in vergelijkende reclame van het merk van een concurrent dat op grond van die richtlijn is toegestaan, voldoet in beginsel ook aan de voorwaarde van ‘eerlijk gebruik’. Daarom is het relevant te weten of de uiting ‘Mifare compatible’ verenigbaar is met de Reclamerichtlijn. Indien dat het geval is, betekent dat voor de onderhavige zaak dat deze uiting niet op grond van het merkenrecht verboden kon worden, zo overweegt de P-G.
Lees de volledige conclusie hier.
