HvJ over rechterlijke bevoegdheid bij gelijktijdige en opeenvolgende vorderingen op grond van Unie- en nationale merken
20-10-2017 Print this page
Slechts sprake van “dezelfde handelingen” ex artikel 109 lid 1 sub a Uniemerkenverordening indien vorderingen betrekking hebben op vermeende inbreuk op nationaal merk en gelijk Uniemerk op het grondgebied van dezelfde lidstaten. Indien voor rechterlijke instanties van verschillende lidstaten tussen dezelfde partijen inbreukvorderingen worden ingesteld - waarbij de eerste is gebaseerd op een nationaal merk en betrekking heeft op het grondgebied van een lidstaat, en de tweede is gebaseerd op een Uniemerk en betrekking heeft op het gehele grondgebied van de Unie - dient de rechterlijke instantie waarbij de zaak het laatst is aangebracht zich onbevoegd te verklaren voor het deel van het geding dat betrekking heeft op het grondgebied van de lidstaat waarop de vordering wegens inbreuk voor de eerst aangezochte rechterlijke instantie ziet. De laatst aangezochte instantie hoeft zich echter niet onbevoegd te verklaren indien de betrokken vorderingen niet langer het grondgebied van dezelfde lidstaten betreffen of indien de merken niet voor dezelfde waren of diensten gelden.
MERKENRECHT - INTERNATIONAAL PRIVAATRECHT
Zie eerder de conclusie A-G (B914931). Het Landgericht Hamburg heeft 7 prejudiciële vragen gesteld over de uitleg van artikel 109 lid 1 sub a van de Uniemerkenverordening (over gelijktijdige en opeenvolgende civiele vorderingen op grond van Uniemerken en nationale merken). De tekst van dit artikel luidt: “Wanneer voor rechterlijke instanties van verschillende lidstaten tussen dezelfde partijen met betrekking tot dezelfde handelingen vorderingen wegens inbreuk worden ingesteld, en de ene rechterlijke instantie op grond van een (Unie)merk en de andere rechterlijke instantie op grond van een nationaal merk wordt aangezocht: a) moet de rechterlijke instantie waarbij de zaak het laatst is aangebracht, ook ambtshalve, de partijen verwijzen naar de rechterlijke instantie waarbij de zaak het eerst aanhangig is gemaakt indien de betrokken merken gelijk zijn en voor dezelfde waren of diensten gelden. De rechterlijke instantie die tot verwijzing zou moeten overgaan, kan zijn uitspraak aanhouden indien de bevoegdheid van de andere rechterlijke instantie wordt aangevochten”.
Het Hof van Justitie oordeelt dat slechts sprake is van “dezelfde handelingen” wanneer voor rechterlijke instanties van verschillende lidstaten tussen dezelfde partijen vorderingen wegens inbreuk worden ingesteld die respectievelijk op een nationaal merk en een Uniemerk zijn gebaseerd, voor zover deze vorderingen betrekking hebben op een vermeende inbreuk op een nationaal merk en een gelijk Uniemerk op het grondgebied van dezelfde lidstaten. Elke andere uitleg zou er volgens het HvJ toe leiden dat de mogelijkheden voor de houder van een Uniemerk die eerder een vordering wegens inbreuk op basis van een gelijk nationaal merk heeft ingesteld tegen een vermeende inbreukmaker voor een rechterlijke instantie van een lidstaat die bevoegd is om uitspraak te doen over een inbreuk op het grondgebied van de enige betrokken lidstaat, om de rechten te doen gelden die hij ontleent aan een Uniemerk op het grondgebied van de andere lidstaten, onterecht worden beperkt.
Daarnaast stelt het HvJ dat - wanneer voor rechterlijke instanties van verschillende lidstaten tussen dezelfde partijen vorderingen wegens inbreuk worden ingesteld, waarbij de eerste vordering is gebaseerd op een nationaal merk en betrekking heeft op een vermeende inbreuk op het grondgebied van een lidstaat, en de tweede vordering is gebaseerd op een Uniemerk en betrekking heeft op een vermeende inbreuk op het gehele grondgebied van de Unie - de rechterlijke instantie waarbij de zaak het laatst is aangebracht zich onbevoegd dient te verklaren voor het deel van het geding dat betrekking heeft op het grondgebied van de lidstaat waarop de vordering wegens inbreuk voor de eerst aangezochte rechterlijke instantie ziet.
Wel oordeelt het Hof dat niet langer sprake is van “dezelfde handelingen” wanneer de betrokken vorderingen niet langer een vermeende inbreuk op een nationaal merk en een gelijk Uniemerk op het grondgebied van dezelfde lidstaten betreffen, omdat een verzoekende partij op rechtsgeldige wijze gedeeltelijk heeft afgezien van een op een Uniemerk gebaseerde vordering wegens inbreuk die oorspronkelijk strekte tot het verbod van gebruik van dit merk op het grondgebied van de Unie.
Tot slot oordeelt het Hof dat uit de formulering van het artikel blijkt dat deze bepaling van toepassing is indien de betrokken merken gelijk zijn en voor dezelfde waren of diensten gelden. Hieruit volgt naar het oordeel van het Hof dat bij gelijkheid van het Uniemerk en het nationale merk de rechterlijke instantie waarbij de zaak het laatst is aangebracht zich enkel onbevoegd hoeft te verklaren ten gunste van de eerst aangezochte rechterlijke instantie voor zover die merken voor dezelfde waren of diensten gelden.
IEPT20171019, HvJEU, Merck v Merck
