Vormmerk voor rode zool Louboutin geldig zodat schoen Van Haren inbreuk maakt

Print this page 07-02-2019
IEPT20190206, Rb Den Haag, Louboutin v Van Haren
(Met dank aan Jesse Hofhuis, Hofhuis Alkema Groen)

Rechtbank gaat uit van geldigheid vormmerk voor rode zool Louboutin: HvJEU heeft geoordeeld (IEPT20180612) dat een kleur aangebracht op de waar niet (uitsluitend) bestaat uit een vorm die een wezenlijke waarde aan de waren geeft wanneer met de merkinschrijving niet wordt beoogd de vorm van de waar te beschermen maar enkel de toepassing van de kleur op een specifieke plaats van de waar zonder dat de contouren daar deel van uitmaken. Nog niet geïmplementeerde Merkenrichtlijn 2015 - welke een uitsluitingsgrond bevat voor tekens die uitsluitend bestaan uit de vorm die “of een ander kenmerk dat” een wezenlijke waarde aan de waren geeft - niet van invloed op dit geschil: na verstrijken implementatietermijn op 15 januari 2019 is rechtbank weliswaar verplicht  BVIE zoveel mogelijk uit te leggen in licht van bewoordingen en doel van die Richtlijn, uitleg van artikel 2.1 lid 2 BVIE conform Merkenrichtlijn 2015 stuit echter af op rechtszekerheidsbeginsel en verbod van terugwerkende kracht en kan niet dienen als grondslag voor een uitleg contra legem van het nationale recht, Van Haren kan zich ten opzichte van Louboutin evenmin rechtstreeks beroepen Merkenrichtlijn 2015. Nu geldigheid merk wordt aangenomen staat inbreuk door Van Haren gelet op oordeel in tussenvonnis (IEPT20150401) vast.

 

MERKENRECHT

 

Vonnis in het geschil tussen Louboutin en van Haren inzake de rode zool van Louboutin als vormmerk. Zie eerder het tussenvonnis van de rechtbank Den Haag en het arrest van het Hof van Justitie.

 

De rechtbank overweegt dat het Hof - anders dan Van Haren stelt - wel degelijk antwoord heeft gegeven op de gestelde prejudiciële vraag door te oordelen dat een kleur als zodanig, zonder ruimtelijke afbakening, geen vorm kan zijn. Daarbij heeft het hof volgens de rechtbank overwogen dat een kleur aangebracht op de waar niet (uitsluitend) bestaat uit een vorm wanneer met de merkinschrijving niet wordt beoogd de vorm van de waar te beschermen maar enkel de toepassing van de kleur op een specifieke plaats van de waar zonder dat de contouren daar deel van uitmaken, zoals bij het Beneluxmerk. Het Hof heeft vervolgens voor recht verklaard dat artikel 3 lid 1e onder iii van de Merkenrichtlijn 2008 aldus moet worden uitgelegd dat een teken bestaande uit een op de zool van een hooggehakte schoen aangebrachte kleur, zoals in deze zaak aan de orde, niet uitsluitend bestaat uit de “vorm” in de zin van deze bepaling. Dit leidt er naar het oordeel van de rechtbank toe dat het Beneluxmerk geldig is, in elk geval voor zover artikel 2.1 lid 2 BVIE moet worden uitgelegd in het licht van de Merkenrichtlijn 2008.

 

Van Haren kan zich volgens de rechtbank niet beroepen op artikel 4(1)(e)(iii) van de Merkenrichtlijn 2015, dat anders dan de richtlijn uit 2008 spreekt over tekens die uitsluitend bestaan uit de vorm die “of een ander kenmerk dat” een wezenlijke waarde aan de waren geeft. Hoewel de implementatietermijn van de Merkenrichtlijn 2015 op 15 januari 2019  is verstreken, is deze richtlijn nog niet omgezet in Benelux-wetgeving.   

 

De rechtbank is van oordeel dat een uitleg van artikel 2.1 lid 2 BVIE conform de tekst van de Merkenrichtlijn 2015 afstuit op de grenzen aan het beginsel van Unierechtconforme uitlegging van het interne recht en daarom niet aan de orde kan zijn. Voorts is van belang dat het in deze zaak gaat om een geschil tussen uitsluitend particuliere partijen. De Merkenrichtlijn 2015 kan op zichzelf geen verplichtingen voor een particulier scheppen en kan dus als zodanig niet tegen hem worden ingeroepen, omdat een richtlijn zich richt tot lidstaten en uitsluitend aan hen verplichtingen oplegt. Zelfs richtlijnbepalingen die zich ertoe lenen om rechtstreeks te werken, kunnen niet als zodanig worden toegepast in geschillen tussen uitsluitend particulieren. Van Haren kan zich daarom ten opzichte van Louboutin niet rechtstreeks beroepen op bepalingen van de Merkenrichtlijn 2015  

 

Het bovenstaande leidt tot de conclusie dat het beroep van Van Haren op de uitsluitingsgrond van artikel 2.1 lid 2 BVIE faalt. Omdat wordt geoordeeld dat het Beneluxmerk geldig is, staat ook vast dat Van Haren inbreuk op dat merk heeft gemaakt. Dit volgt uit hetgeen de rechtbank heeft beslist in de punten 4.36 tot en met 4.49 van het tussenvonnis 2015. De proceskosten van Louboutin worden gematigd waardoor in plaats van een bedrag van ruim € 132 duizend euro een bedrag van € 60.000 wordt toegewezen.

 

IEPT20190206, Rb Den Haag, Louboutin v Van Haren

 

ECLI:NL:RBDHA:2019:930