Work Out-kleding van H&M maakt geen als door Adidas omschreven inbreuk op drie-strepenmerk: verbod gevraagd voor ieder gebruik van een motief van twee verticaal en parallel lopende strepen, die op gelijke afstand van elkaar lopen en een gelijke breedte hebben en waarbij de tussenruimte tussen de strepen visueel min of meer gelijk is aan de breedte van de strepen, die zijn aangebracht over de gehele lengte van de zijkant van de schouders, mouwen en/of broekspijpen van een kledingstuk, en die zijn uitgevoerd in een met de basiskleur van het kledingstuk contrasterende kleur, tussenruimte tussen de twee strepen op de Work Out-kleding niet visueel min of meer gelijk aan de breedte van de strepen. Inbreukverbod alsnog afgewezen: geen inbreuk of concrete dreiging van inbreuk, hetgeen overigens niet betekent dat geen enkel twee-strepenteken inbreuk zou maken. Hof overweegt ten overvloede dat de Work Out-kleding ook afgezien van de door Adidas aangebrachte beperking geen inbreuk sub b maakt: zeer geringe overeenstemming tussen merk en teken nu totaalbeeld Adidas-merken wordt bepaald door patroon welke in Work Out-kleding ontbreekt, hierdoor is ook als wordt aangenomen dat Adidas een bekend merk is met een grote beschermingsomvang en dat sprake is van (soort)gelijke waren geen sprake van verwarringsgevaar, marktonderzoeken doen daar niet aan af. Ook geen sprake van inbreuk sub c: onvoldoende onderbouwd gelet op eisen die hier door HvJEU aan worden gesteld.
Een nieuw hoofdstuk in het geschil tussen Adidas en H&M over de vraag of H&M met het gebruik van twee strepen op fitnesskleding (zie afbeelding) inbreuk heeft gemaakt op het ‘drie-strepenmerk’ van Adidas. Nadat de president van de rechtbank Breda de vordering in 1997 grotendeels had toegewezen, zijn partijen via het Gerechtshof ‘s-Hertogenbosch, de Hoge Raad (IEPT20070216), het Hof van Justitie (IEPT20080410) weer uitgekomen bij de Hoge Raad, die de zaak in zijn eindarrest (IEPT20091211) ter verdere beoordeling heeft verwezen naar het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, dat uiteindelijk heeft geoordeeld dat de Work Out-kleding van H&M inbreuk maakt op het drie-strepenmerk van Adidas en H&M heeft geboden dit gebruik te staken (IEPT20151201). Teneinde te voorkomen dat de door het hof getroffen voorlopige voorziening op grond van art. 1019i Rv haar werking zou verliezen, heeft Adidas deze bodemprocedure ingesteld.
De rechtbank heeft in de bodemprocedure (IEPT20171108) H&M bevolen om iedere inbreuk op de merken van Adidas te staken, waaronder het gebruik van het ‘twee-strepenteken’ waarvan de Work-Out-kleding van H&M is voorzien en meer in zijn algemeenheid het gebruik van een motief dat is voorzien van een motief van (i) twee (ii) verticaal en (iii) parallel lopende strepen van (iv) gelijke breedte, waarbij (v) de tussenruimte tussen de strepen visueel min of meer gelijk is aan de breedte van de strepen, en (vi) de strepen zijn uitgevoerd in dezelfde (vii) met de basiskleur van het kledingstuk contrasterende kleur, welke strepen zijn aangebracht (viii) over de gehele lengte van de zijkant van de schouders, mouwen, zijnaden en/of broekspijpen van een kledingstuk.
Dit verbod wordt vandaag echter door het hof Den Haag vernietigd. Ervan uitgaande dat slechts door het gebruik van een twee-strepen teken op sportkleding als hierboven omschreven inbreuk wordt gemaakt op de merken van Adidas, is het hof van oordeel dat H&M door het gebruik van de Work Out-kleding geen inbreuk heeft gemaakt. Naar het oordeel van het hof kan niet gezegd worden dat de tussenruimte tussen de twee strepen op de Work Out-kleding visueel min of meer gelijk is aan de breedte van de strepen. Volgens het hof is de tussenruimte relevant kleiner is dan de breedte van de strepen.
Het oordeel van het hof dat geen sprake is van inbreuk door het gebruik van de Work Out-kleding brengt mee dat geen sprake is van concrete inbreuk. Niet gesteld of gebleken is immers dat H&M - afgezien van de Work Out-kleding - twee-strepenkleding heeft aangeboden. De omstandigheid dat H&M geen onthoudingsverklaring heeft willen tekenen en heeft aangegeven vrij te willen zijn in de toekomst (niet inbreukmakende) kleding met twee strepen op de markt te brengen, is bovendien onvoldoende om een concrete dreiging van inbreuk aan te nemen, zo oordeelt het hof. Dit leidt er volgens het hof toe dat er geen plaats is voor een inbreukverbod.
Ten overvloede overweegt het hof dat ook afgezien van de beperking van het verbod (gelegen in de zeven bovengenoemde kenmerken) geen inbreuk wordt gemaakt op een van de merken van Adidas. Naar het oordeel van het hof wordt het totaalbeeld van de Adidas merken in het bijzonder bepaald door de specifieke combinatie van drie verticale parallel lopende strepen, met tussenruimtes die gelijk zijn aan de breedte van de strepen. Hierdoor is sprake van een meervoudige herhaling van bestanddelen ofwel een patroon. Het teken op de Work Out-kleding bestaat uit een combinatie van twee losstaande strepen, die ook gezien kunnen worden als één dikke streep met een lijntje ertussen en die geen patroon vormen, nu de meervoudige herhaling ontbreekt; er is slechts sprake van een enkelvoudige herhaling van de streep. Gelet hierop is de overeenstemming gering en is het hof van oordeel dat, ook als wordt aangenomen dat Adidas een bekend merk is met een grote beschermingsomvang en dat sprake is van (soort)gelijke waren, niet kan worden aangenomen dat sprake is van verwarringsgevaar. Hieraan kunnen de rapporten van diverse (markt)onderzoeken die door partijen zijn overgelegd niet afdoen.
Deze uitspraak wordt besproken in de volgende webinar:
