De opvatting van het relevante publiek is van belang bij verwijzend gebruik Mifare-teken

12-01-2021 Print this page
IEPT20210108, HR, Infineon v NXP

Voor de vraag of verwijzend gebruik van het Mifare-teken in overeenstemming is met de eerlijke gebruiken in nijverheid en handel is van belang hoe het relevante publiek de uiting zal opvatten: of de aanduiding ‘technisch juist’ is in de door het hof bedoelde zin is niet zonder meer beslissend. Hof heeft onvoldoende gemotiveerd dat de juistheid van de aanduiding ‘Mifare compatible’ niet is komen vast te staan: dat voor communicatie tussen bepaalde kaartlezers van NXP en de kaartchips van Infineon een add-on vereist is, leidt niet zonder meer tot niet ‘Mifare compatible’ zijn van kaartchips.

 

 

MERKENRECHT

 

Cassatie tegen het arrest van het hof Den Haag van 30 april 2019 (IEPT20190430), waarin centraal stond de vraag of Infineon bij de verhandeling van een deel van haar chips merkinbreuk maakt, of anderszins onrechtmatig handelt, door het gebruik van de aanduiding ‘Mifare compatible’ en/of van het teken ‘Mifare’. NXP is rechthebbende van een aantal merkrechten ter zake van het merk MIFARE, ingeschreven voor chips. Het gaat om technologie die het mogelijk maakt om contactloos informatie uit te wisselen tussen de chip en kaartlezer. De rechtbank oordeelde in eerste aanleg (IEPT20170419) dat hier geen sprake was van inbreuk nu het teken Mifare zou worden gebruikt als aanduiding van de bestemming van de waar, en dit gebruik nodig is om compatibiliteit met MIFARE-technologie mee aan te geven. Het hof oordeelde echter dat wel sprake is van inbreuk. Infineon is hiertegen in cassatie gegaan. De Hoge Raad vernietigt het arrest en verwijst het geding terug naar het gerechtshof.

 

De Hoge Raad overweegt dat het hof door voorbij te gaan aan de stelling van Infineon dat zij al vele jaren grote aantallen chips als ‘Mifare compatible’ heeft verkocht voor gebruik in of met Mifare-systemen, zonder dat over (gebrek aan) compatibiliteit enige klacht is gekomen met de overweging dat dit niets zegt over de (technische) juistheid van deze aanduiding hetzij miskent dat niet zonder meer beslissend is of de aanduiding ‘technisch juist’ is maar dat het erop aankomt hoe het relevante publiek de uiting zal opvatten, hetzij heeft het hof zijn oordeel in het licht van die stelling onvoldoende gemotiveerd.

 

De Hoge Raad overweegt verder dat het hof onvoldoende heeft gemotiveerd dat de juistheid van de aanduiding ‘Mifare compatible’ niet is komen vast te staan omdat voor de communicatie tussen bepaalde kaartlezers van NXP en de kaartchips van Infineon een add-on nodig is. Blijkens het proces-verbaal van de pleidooizitting in hoger beroep heeft Infineon gesteld dat steeds een add-on nodig is, dus ook voor communicatie met de kaartchips van NXP zelf. In het bijzonder valt niet in te zien waarom in de ogen van het relevante publiek de kaartchips van Infineon niet ‘Mifare compatible’ zijn als een add-on nodig is om de kaartchips te kunnen gebruiken met de Mifare kaartlezers.

 

 

ECLI:NL:HR:2021:37

 

Deze uitspraak wordt besproken in de volgende webinar:

Merkenrecht 2021

 

Nelisa de Bruin