HvJ EU: Recht van land waar inbreukmakende handeling is verricht is van toepassing op tot grondgebied beperkte nevenvorderingen
29-03-2022 Print this page
Gemeenschapsrechter van lidstaat waar (dreigende) inbreuk plaatsvindt door in reclame te koop aanbieden en leveren (niet-grensoverschrijdend) bevoegd (artikel 82(5) GMoV): Tegen dergelijke handelingen kan namelijk een vordering wegens inbreuk worden ingesteld die overeenkomstig artikel 82, lid 5, van verordening nr. 6/2002 het grondgebied van één enkele lidstaat betreft. Dat de verweerder de beslissingen en maatregelen heeft genomen om deze handelingen in een andere lidstaat te verrichten, staat niet in de weg aan een dergelijke vordering (zie naar analogie arrest van 5 september 2019, AMS Neve e.a., C‑172/18, EU:C:2019:674, punt 65). Toepasselijk recht nevenvorderingen: Recht van lidstaat waar (dreigende) inbreuk plaatsvindt (“lex loci delicti”) van toepassing op vorderingen tot vernietiging inbreukmakende producten (“andere passende sanctie”, artikel 89(1)(5) GMoV). Recht van die lidstaat van toepassing op vorderingen tot schadevergoeding en tot verstrekking van (boekhoudkundige) informatie en documenten (“lex fori”)(“zaken niet in de verordening geregeld”, artikel 88(2) GMoV). Indien (dreigende) inbreuk plaatsvindt op het grondgebied van één lidstaat is het recht van die lidstaat het conform artikel 8(2) Rome II toepasselijke recht.
MODELRECHT - INTERNATIONAAL PRIVAATRECHT
Uit de samenvatting: Acacia is een vennootschap naar Italiaans recht die in Italië velgen voor motorvoertuigen produceert en deze in meerdere lidstaten in de handel brengt. BMW was van mening dat Acacia inbreuk maakte op haar ingeschreven gemeenschapsmodel door bepaalde velgen in Duitsland in de handel te brengen, en heeft bij een door Duitsland aangewezen rechtbank voor het gemeenschapsmodel een vordering wegens inbreuk ingesteld.
Deze rechtbank heeft geoordeeld dat Acacia de gestelde inbreukmakende handelingen heeft verricht en heeft staking van de inbreuk gelast. Zij heeft het Duitse recht toegepast op de nevenvorderingen strekkende tot toekenning van schadevergoeding, informatieverstrekking, overlegging van documenten, verkrijging van boekhoudkundige informatie en afgifte van de inbreukmakende voortbrengselen met het oog op vernietiging ervan, en heeft deze nevenvorderingen toegewezen.
In hoger beroep heeft het Oberlandesgericht Düsseldorf (hoogste rechterlijke instantie van de deelstaat Noordrijn-Westfalen, Düsseldorf, Duitsland) vastgesteld dat de door Duitsland aangewezen rechtbanken voor het gemeenschapsmodel in casu bevoegd waren op grond van artikel 82, lid 5, van verordening nr. 6/2002(1) en dat Acacia de gestelde inbreukmakende handelingen had verricht. Acacia betoogde dat op de nevenvorderingen het Italiaanse recht van toepassing was. Het Oberlandesgericht Düsseldorf heeft daarop het Hof verzocht om uitlegging van het Unierecht, om te kunnen vaststellen welk recht van toepassing is op deze nevenvorderingen.
Het Hof oordeelt dat de rechtbank waarbij krachtens artikel 82, lid 5, van verordening nr. 6/2002 een vordering wegens inbreuk op een gemeenschapsmodel aanhangig is gemaakt tegen inbreukmakende handelingen die zijn verricht op het grondgebied van een enkele lidstaat, de nevenvorderingen moet beoordelen onder toepassing van het recht van die lidstaat.
Beoordeling door het Hof:
Allereerst merkt het Hof op dat een krachtens artikel 82, lid 5, van verordening nr. 6/2002 geadieerde rechtbank voor het gemeenschapsmodel alleen bevoegd is ter zake van inbreuken of dreigende inbreuken op het grondgebied van de lidstaat waar die rechtbank is gelegen. Deze bepaling stelt de houder van een gemeenschapsmodel in staat om één of meer gerichte vorderingen in te stellen die elk specifiek betrekking hebben op de inbreukmakende handelingen die in één enkele lidstaat zijn verricht of dreigen te worden verricht.
Voorts wijst het Hof erop dat de Rome II-verordening van toepassing is, omdat deze behoort tot de regels van internationaal privaatrecht van de betrokken lidstaat. Deze verordening bepaalt dat een niet-contractuele verbintenis die voortvloeit uit een inbreuk op een unitair Unierechtelijk intellectuele-eigendomsrecht, voor alle aangelegenheden die niet door het desbetreffende instrument van de Unie zijn geregeld, wordt beheerst door „het recht van het land waar de inbreuk is gepleegd”.
Wanneer de betrokken inbreuk plaatsvindt op het grondgebied van een enkele lidstaat, is het toepasselijke recht volgens de Rome II-verordening het recht dat geldt op de plaats waar die inbreuk is gepleegd. In het geval van een vordering wegens inbreuk die is ingesteld krachtens artikel 82, lid 5, van verordening nr. 6/2002 en die dus betrekking heeft op inbreuken die zijn gepleegd op het grondgebied van een enkele lidstaat, valt dat recht samen met het recht van die lidstaat.
Eventuele inbreuken op het betrokken gemeenschapsmodel in andere lidstaten of derde landen vormen niet het voorwerp van het geding dat aanhangig is gemaakt krachtens artikel 82, lid 5, van verordening nr. 6/2002. De zinsnede „land waar de inbreuk is gepleegd” kan niet aldus worden uitgelegd dat daarmee een land wordt aangewezen waarin inbreuken hebben plaatsgevonden die niet het voorwerp van het geding in kwestie uitmaken. De uitlegging volgens welke deze zinsnede uitsluitend ziet op het land op het grondgebied waarvan de verzoeker zich ter ondersteuning van zijn inbreukvordering op het betrokken gemeenschapsmodel beroept, maakt het bovendien mogelijk om het beginsel „lex loci protectionis” te handhaven, dat van bijzonder belang is voor intellectuele-eigendomsrechten.
Het Hof voegt hier ten slotte aan toe dat de houder van het gemeenschapsmodel niet wegens een en dezelfde inbreuk zowel een vordering krachtens artikel 82, lid 5, van verordening nr. 6/2002 als een vordering krachtens de andere leden van dat artikel kan instellen. Er bestaat dus geen gevaar dat de nevenvorderingen bij een vordering wegens inbreuk met hetzelfde voorwerp worden onderzocht in het kader van meerdere procedures op grond van verschillende rechtsstelsels.
Gestelde vragen:
1. Is het de geadieerde nationale rechter aan wie op grond van artikel 82, lid 5, VGM1 internationale rechtsbevoegdheid toekomt als rechterlijke instantie van de lidstaat waar inbreuken op gemeenschapsmodellen hebben plaatsgevonden, toegestaan om het nationale recht van de lidstaat waar deze rechter zetelt (lex fori), toe te passen op tot het grondgebied van zijn lidstaat beperkte nevenvorderingen?
2. Indien de eerste prejudiciële vraag ontkennend wordt beantwoord: kan de „plaats waar de oorspronkelijke inbreukmakende handeling is verricht” in de zin van het arrest van het Hof van Justitie van de Europese Unie in de gevoegde zaken Nintendo/BigBen (C‑24/16 en C‑25/16, EU:C:2017:724)2 , met het oog op het bepalen van het op nevenvorderingen toepasselijke recht overeenkomstig artikel 8, lid 2, van verordening (EG) nr. 864/2007 van het Europees Parlement en de Raad van 11 juli 2007 betreffende het recht dat van toepassing is op niet-contractuele verbintenissen („Rome II”)3 , ook zijn gelegen in de lidstaat waar consumenten wonen tot wie internetreclame is gericht en waar op een gemeenschapsmodel inbreukmakende goederen in de handel worden gebracht in de zin van artikel 19 VGM, voor zover uitsluitend wordt opgekomen tegen het aanbieden en in de handel brengen van die goederen in deze lidstaat, ook wanneer het internetaanbod dat ten grondslag ligt aan dat aanbieden en in de handel brengen in een andere lidstaat op gang werd gebracht?
Conclusie AG: B9 16283
Hof van Justitie EU:
Artikel 88, lid 2, en artikel 89, lid 1, onder d), van [GemeenschapsmodellenVo] alsook artikel 8, lid 2, van [„Rome II”] moeten aldus worden uitgelegd dat de rechtbanken voor het gemeenschapsmodel waarbij krachtens artikel 82, lid 5, van verordening nr. 6/2002 een vordering wegens inbreuk aanhangig is gemaakt tegen inbreukmakende handelingen die zijn verricht of dreigen te worden verricht op het grondgebied van één enkele lidstaat, de nevenvorderingen tot schadevergoeding, verstrekking van (boekhoudkundige) informatie en documenten alsook afgifte van de inbreukmakende voortbrengselen met het oog op vernietiging moeten beoordelen onder toepassing van het recht van de lidstaat op het grondgebied waarvan de handelingen die vermeend inbreuk maken op het ingeroepen gemeenschapsmodel zijn verricht of dreigen te worden verricht, hetgeen in de omstandigheden van een krachtens artikel 82, lid 5, ingestelde vordering samenvalt met het recht van de lidstaat waar die rechtbanken zijn gelegen.
IEPT20220303, HvJEU, Acacia v BMW
Deze uitspraak wordt besproken in de volgende PO-webinar:
Procesrecht - Handhaving 2022
IE-Update 2022 1e kwartaal
